A caducidade da marca é um processo de extinção da marca, prevista no art. 142 da Lei de Propriedade Industrial nº 9279/96, que pode ser manifestada por qualquer terceiro com interesse em uma marca registrada, desde que esteja em desuso, e é julgada pelo INPI.

Um dos requisitos para se obter sucesso com uma empresa é criar uma identidade que conecte seu produto ou serviço ao consumidor. O próximo passo é seguir as etapas para proteger sua marca. Contudo, é preciso que os requisitos legais para que seja mantida a concessão de direitos sejam cumpridos, caso contrário, corre-se o risco da caducidade da marca.

Para te ajudar a entender o que é este termo e quando uma marca pode sofrer caducidade, preparamos este conteúdo exclusivo. Acompanhe a seguir tudo o que você precisa saber!

O que é caducidade da marca?

A caducidade da marca nada mais é do que um processo de extinção da marca. Está previsto no artigo 142 da Lei de Propriedade Industrial (nº 9279/96). Com a declaração de caducidade pelo INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), significa que o registro da marca concedido está disponível para ser registrado por outras empresas.

Este processo pode acontecer por motivos diversos, como marcas registradas que estejam inutilizadas ou que tenham seu uso interrompido por um período de pelo menos cinco anos comprovados a contar da data de concessão ou renovação junto ao INPI.

Outra razão que pode determinar a caducidade da marca é quando esta tem seu uso diferente do que consta no certificado de registro emitido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Isso é possível desde que o titular da marca não comprove a utilização da marca no segmento especificado ou diante de qualquer alteração das características da marca (nome, logo, etc.). 

Prazos

Como já vimos, desde que uma marca registrada esteja sem uso ou registrada na classe errada, qualquer pessoa ou empresa pode entrar com o pedido de caducidade da marca. Porém, em processos como este, quem tem o dever de comprovar a utilização da marca é a pessoa ou empresa que detém o registro, sendo que o prazo para comprovação é de 60 dias.

A não comprovação da utilização da marca pode fazer com que mesma tenha o registro extinto e seja liberada para registro de terceiros. Isso ocorre porque a legislação brasileira impede a reserva de mercado, sendo assim, a marca é de propriedade exclusiva do titular, desde que esteja efetivamente em uso. 

Ao apresentar defesa da manutenção da própria marca, a mesma será anexada ao processo e analisada pelo INPI. O órgão pode dar parecer de acordo com uma das seguintes formas:

  • Caducidade Total: o titular perde a marca e a mesma fica disponível para solicitação de registro por terceiros.

  • Caducidade Parcial: ocorre quando a marca não é utilizada de acordo com as especificações do registro, podendo assim haver perda da proteção em frentes que a marca não atua efetivamente.  

  • Indeferimento da Caducidade: ao identificar que não há irregularidade na utilização da marca, o INPI dá parecer contrário a solicitação de caducidade e mantém o registro.

Independente da resposta do INPI, ainda é possível abrir um recurso contra a decisão dada. Esta possibilidade tanto pode acontecer para as respostas positivas quanto para as negativas em relação ao processo de caducidade. 

#Dica Consolide

Não é porque você detém o registro que não precisa mais acompanhar seu processo junto ao INPI. O acompanhamento do processo, desde a entrada da solicitação até mesmo após a concessão do registro, faz com que, caso haja qualquer tipo de objeção em relação a sua marca (caducidade, oposição, nulidade administrativa), você possa se defender no tempo hábil e evitar a extinção.

Como evitar a caducidade da sua marca?

Vale destacar que qualquer empresa que se enquadre nos itens acima especificados, pode sofrer caducidade. Então, para efetivamente proteger a marca de um eventual processo de caducidade, é necessário utilizá-la da maneira devida e comprovar o uso regular. Caso contrário, entende-se que a marca não tem mais validade legal. Em um processo de caducidade cabe ao titular da marca defender e comprovar a utilização da mesma. 

Vale destacar ainda que existem possibilidades que podem ser postas em ação e que vão ajudar você a manter o registro de sua marca, mesmo sem  utilização da mesma. 

Por meio do contrato de licenciamento é possível “emprestar” a marca para um terceiro que vai de fato utilizá-la. 

Ter o registro de uma marca em uma classe e no caso da empresa expandir para outras linhas de produtos ou serviços, fica o alerta que deve ser solicitado um novo pedido de registro nestas novas classes de atuação.

Isso porque se a marca estiver registrada em uma classe e a empresa passar a atuar em outra que não possui o devido registro, a marca não está protegida na nova área de atuação. 

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Ter o registro da marca é fundamental e evita muitas dores de cabeça ao proprietário. Porém, mesmo que o registro já tenha sido emitido, é importante ficar atento para se proteger de possíveis revogações ou ações de terceiros. E em caso de notificação de caducidade, a sugestão é conversar com um especialista no assunto para tirar todas as suas dúvidas. 

Gostou de saber o que é caducidade da marca? Continue acompanhando o blog da Consolide Sua Marca para mais conteúdos sobre o tema!