Não é incomum um empresário, quando vai registrar a marca, descobrir que já existe uma marca igual ou semelhante a dele registrada.

Isso pode acontecer por diferentes motivos, seja porque antes de criar a marca não foi feita uma boa pesquisa para analisar possíveis colidências - marcas iguais ou semelhantes na mesma área de atividade que estejam registradas - ou porque alguém agiu de má fé e registrou antes.

Em ambos os casos, é essencial saber o que fazer. Mas antes de entendermos como recuperar uma marca, é essencial compreender o cenário em que você se encontra.

Ter CNPJ não é o mesmo que ter o Registro da Marca

A criação do CNPJ é um processo necessário para regularização do negócio e, junto com ele, vem diversas outras vantagens e compromissos para a empresa. Muitos empreendedores acreditam que por ter registro na Junta Comercial a sua marca está protegida. ERRADO. 

Só garante a propriedade e o uso exclusivo no segmento de mercado de atuação quem registra a marca no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial). Afinal, razão social, nome fantasia e registro de marca são completamente diferentes. 

O que determina a Lei de Propriedade Industrial (LPI)

Agora que você já sabe que só o CNPJ não te protege, é essencial entender alguns pontos da Legislação de Propriedade Industrial (LPI) para avaliar as possibilidades. O primeiro ponto de destaque é que a LPI garante a prioridade no registro de marca para quem primeiro solicitar o registro de marca no INPI. 

Neste caso, se você e outra pessoa entraram com o pedido de registro do mesmo nome e você solicitou primeiro, o seu caso será tratado como prioridade pelo Instituto. Porém, se o seu pedido for arquivado por qualquer razão, o terceiro passa a ter prioridade no registro da marca. 

Por outro lado, quem tem o registro da marca tem o direito de utilizá-la com exclusividade (exceto em raríssimos casos). A reprodução e uso sem a autorização do titular é considerada crime contra registro de marca, podendo a pessoa sofrer as penalidades previstas na lei brasileira (indenização, etc.)

Entenda a sua situação

Existem diferentes situações que o empresário pode vivenciar que implicam na perda do direito de utilização da marca, porém, há a possibilidade de tentar reverter a situação. Mas dependendo do caso, nem sempre é possível. Entenda abaixo quais as possibilidades:

  1. O registro em classes diferentes;
  2. Registro em uma mesma classe.

Registro em classes diferentes

Caso já exista uma marca no INPI com o pedido de registro em trâmite ou registrada, é importante analisar em qual classe a mesma se encontra. Caso o seu negócio se enquadre em uma área de atividade diferente, é possível ainda entrar com a solicitação de registro. Para entender melhor como identificar as classes, sugerimos a leitura do conteúdo: Como fazer pesquisa de marca no INPI. 

IMPORTANTE: Se a marca já está registrada na mesma classe de atuação que sua, possivelmente não há mais o que fazer. Um caminho é conversar com um especialista ou então mudar o nome da sua marca.

Agora, se não há colidência, lembre-se de entrar com o pedido de registro o quanto antes, possivelmente você terá o pedido deferido. 

Registro em uma mesma classe

Você identificou que o pedido ou o registro da marca é na mesma área de atividade da sua empresa. Bem neste caso, você vai precisar comprovar que a utiliza a pelo menos 6 meses antes do pedido de registro do terceiro. Comprove isso por meio de documentos como a data da utilização, a criação da marca, entre outros, que a marca é sua e você a utiliza há mais tempo que o titular atual.

Reúna e-mails, documentos que comprovem a utilização da marca e atestem que a mesma é efetivamente sua. Aqui a sugestão é buscar a ajuda de um especialista e verificar quais documentos podem ajudar nesta comprovação. Agora com as informações nas mãos, você pode tentar uma das alternativas abaixo:

Pedido em trânsito no INPI

Oposição

Esta possibilidade pode ser utilizado apenas em casos onde o pedido de registro encontra-se em análise pelo INPI e dentro do prazo de 60 dias após a publicação do pedido do terceiro na Revista da Propriedade Industrial (RPI). Qualquer pessoa pode entrar com uma oposição, não precisa ser especialista para isso. 

Porém, caso o INPI identifique que a argumentação da oposição não faz sentido, ao final do processo de registro do terceiro, pode conceder o registro de marca ao solicitante. 

Marca com registro concedido no INPI

Mesmo quando uma marca já possui o registro no INPI ainda pode-se questionar a decisão na tentativa de recuperar uma marca.

Marca sem Exclusividade Nominativa

Primeiro de tudo, identifique se a marca registrada efetivamente possui exclusividade. Existem casos específicos que, de acordo com o nome, o INPI pode conceder o registro sem a exclusividade. Por exemplo, nomes com utilização de expressões comuns podem ter aprovado o direito na utilização da marca, porém, por se tratar de termos comuns (pouco originais ou de fraco potencial criativo) não têm exclusividade no uso do termo. 

Mesmo que o INPI não conceda a exclusividade sobre uma marca nominativa, vale lembrar que possivelmente, se existirem duas empresas com o mesmo nome, a logomarca de ambas deverá ser diferentes, obtendo assim a exclusividade sobre o sinal, mas não sobre o nome.

Nulidade Administrativa

Se a marca foi registrada e o titular tem exclusividade no uso, ainda é possível entrar com um Processo Administrativo de Nulidade (PAN). Esta possibilidade pode ser solicitada dentro do prazo máximo de 180 dias após a concessão do registro da marca ao terceiro e deve ser protocolado junto ao INPI. 

Após a publicação do pedido de nulidade administrativa na RPI, o titular da marca tem até 60 dias para anexar a defesa ou não (não é necessária a manifestação do proprietário da marca). O INPI irá analisar o processo e comunicar a decisão. A decisão do INPI é definitiva, não permitindo recorrer da mesma. 

Ação Judicial

A LPI ainda prevê a possibilidade de questionar o registro de uma marca judicialmente. Este tipo de ação é julgada pela Justiça Federal, que tem o poder da decisão sobre a nulidade ou não da marca. Em casos como este, o INPI obrigatoriamente é parte na ação, devendo se manifestar no processo.

O processo judicial pode ser requerido com até 5 anos contados a partir da data da concessão do registro (como consta na legislação brasileira), e é independente do PAN. Ou seja, uma mesma empresa pode entrar com o processo administrativo no INPI e o Judicial na Justiça Federal. Entenda a diferença entre Processo de Nulidade Administrativa e Judicial neste link.

Transferência de Titularidade

Caso ao entrar em contato com o titular da marca, o mesmo não tenha interesse em permanecer com o registro, é possível negociar a transferência da titularidade da marca. A LPI considera a transferência de titularidade de uma marca para as seguintes situações: 

  • Venda do registro da marca para um terceiro (pessoa física ou jurídica);
  • Quando há a necessidade de mudança do titular;
  • Quando há o encerramento da empresa mas permanece o desejo de manter o registro da marca;
  • Quando da necessidade da troca da titularidade de pessoa física para uma jurídica, ou vice-versa.

Ao ser transferida a titularidade de uma marca a propriedade sobre a mesma é automaticamente transferida também. 

Caducidade 

A caducidade pode ser alegada após decorridos 5 anos da concessão da marca quando há meios de comprovar que a marca registrada não é mais utilizada. Neste caso, cabe ao titular da marca reunir os documentos que comprovam que a mesma está em atividade por meio de manifestação à caducidade. Leia o artigo O que é Caducidade para entender o tema a fundo.

#Dica Consolide

Além de conhecer todas as possibilidades disponíveis de como recuperar uma marca e identificar qual dos procedimentos podem ser solicitados em cada etapa e prazo, o ideal é contar com a ajuda de um especialista para auxiliar a tomar a melhor decisão. Contar com a ajuda profissional pode ser de grande contribuição para a analisar as possibilidades de ganho e qual a melhor estratégia a seguir. 

Faça o pedido de registro de uma marca

Mas pode ser que apesar de todas estas possibilidades, o INPI e a Justiça Federal decidam por manter o registro da marca com o titular, o que fazer? A dica aqui é seguir em frente. Refazer todo o processo de criação de logomarca e identidade visual e entrar com o pedido de registro de marca no INPI.

Assim é possível garantir o direito de utilizar a marca com exclusividade por pelo menos 10 anos, renováveis por mais 10 e assim sucessivamente. Desta forma, você protege seu negócio. Veja o passo a passo de como registrar uma marca e entenda todo o processo.

Antes de fazer a solicitação junto ao INPI, o ideal é pesquisar se existe outra marca igual ou semelhante com registro para evitar problemas no futuro. Ainda tenha a certeza de que a nova marca cumpre todas as regras estipuladas na Lei de Propriedade Industrial, reduzindo assim a possibilidade de ter o registro negado pelo órgão.

Importante: em um processo de registro de marca é imprescindível pagar todas a taxas no prazo e se atentar ao cumprimento de todos os prazos exigidos pelo INPI. Só assim será possível garantir a propriedade da sua nova marca. 

Estudo de Caso

O ideal é sempre efetuar o registro da marca. Afinal, nem sempre será possível entrar com recurso para reaver a marca e, mesmo que caiba recurso, não há certeza de conquista.

Um exemplo disso é o caso da loja Realeza. A empresa nasceu como Belíssima e utilizou a marca durante 3 anos, só quando foi fazer o registro no INPI que a empresária descobriu a existência de uma marca igual registrada por outra pessoa. Ao se deparar com esta situação, precisou trocar de nome e passou a se chamar Realeza. Mas ficou o prejuízo. Veja o caso completo abaixo: 

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Agora que você já sabe todos os procedimentos possíveis de como recuperar uma marca, vale lembrar que, independente da opção escolhida, lembre-se de solicitar o pedido de registro da marca antes de tomar qualquer atitude. 

Efetuar o registro da marca no INPI é essencial para garantir a propriedade e utilização com exclusividade, sem riscos de receber acusação de plágio. Além disso, garante a propriedade da marca por 10 anos, renováveis pelo mesmo período e assim sucessivamente. 

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